Патентные услуги | Некоторые проблемные вопросы экспертизы различительной способности товарных знаков

Войтович Е.Н., адвокат, Председатель коллегии НП "Коллегия адвокатов Ладов и Войтович",
Кирилко И.Б., предприниматель, заявитель-правообладатель,
Линник Л.Н.,российский и евразийский патентный поверенный, профессор, действительный член Европейской академии естественных наук.

В ряде работ [1-4] отмечается, что в нормативных материалах не дается однозначного толкования понятия "различительная способность" товарных знаков, в связи с чем часто возникают проблемные вопросы в подходах к пониманию этого критерия заявителями и экспертами в делопроизводствах по заявкам. Существенные трудности для экспертов, что отмечается, в частности, в работе [2], действительно имеются при проверке заявляемых обозначений на соответствие этому условию, поскольку их суждения и выводы оказываются в основном умозрительными и не основанными на объективной доказательной базе. Поэтому отрицательные решения экспертизы заявок по этому основанию с высокой степенью вероятности могут оказаться неправомерными, учитывая возможность приобретения "различительной способности" товарных знаков в результате их интенсивного практического использования. Представляется целесообразным отразить в том числе подход с позиций заявителя к ограничению экспертизой испрошенных им притязаний по основанию несоответствия заявленного обозначения этому критерию.

В действительности, эксперт по настоящему не владеет ни производственной, ни коммерческой, ни хозяйственной, ни рыночной ситуацией, ни особенностями восприятия потребителем, который также является очень разным, заявленного обозначения, и не обладает реальной необходимой практической информацией, чтобы принять в подобных случаях в достаточной мере обоснованное и убедительное для заявителя решения. Информации, находящейся в распоряжении эксперта, в большинстве случаев может хватить только для направления заявителю аргументированного запроса и более или менее рекомендательных для заявителя заключений. Таким образом на основании только продекларированных утверждений, что в нормативных документах предусмотрены такие мотивы отказа, без убедительной доказательной базы отсутствия различительной способности заявленного обозначения, позиция эксперта является безупречно правомерной, если она является только рекомендательной для заявителя, но не предписывающей или запретительной.

В связи с этим качество аргументации отрицательных выводов должно быть не только на самом высоком правовом уровне, но и обязательно убедительным для заявителя не только в правоте и объективности экспертизы, но и в ее доброжелательности в том плане, чтобы из решения экспертизы заявителю, в частности, с очевидностью было ясно, какие отрицательные последствия для него будет иметь регистрация товарного знака при отсутствии его различительной способности. Это важно и потому, что в силу менталитета заявителя, практически любое отрицательное решение в отношении регистрации заявленного и тем более уже используемого им товарного знака он считает серьезным ущербом для своего бизнеса. Поэтому и заявители, как правило, считают, что в большинстве случаев доводы и выводы экспертизы в отношении отсутствия различительной способности заявленных обозначений должны носить только рекомендательный характер для учета их пользователем товарного знака, но не директивным основанием для отказа в их регистрации.

Это обусловлено тем, что отказ в регистрации товарного знака не является запретом для его дальнейшего использования как заявителем, так и любым другим предпринимателем, и делает этот товарный знак по отрицательному решению экспертизы всего лишь принудительно "бесхозным". В результате "бесхозности" используемый товарный знак, получивший рано или поздно признание потребителя в отношении товаров и услуг добросовестного производителя, может также параллельно эксплуатироваться в отношении недоброкачественных товаров и услуг недобросовестными предпринимателями или откровенными "пиратами". При этом не исключается ситуация, что первоначального "неудачливого" заявителя могут опередить его конкуренты в регистрации уже приобретшего различительную способность товарного знака в результате его многостороннего использования. "Бесхозные" получившие различительную способность обозначения наруку только недобросовестным производителям или пиратам, производящим недоброкачественную продукцию, наносящую вред потребителям, не имеющим возможности при этом отличить их продукцию от продукции добросовестного производителя.

Потребителю при этом наносится существенный материальный и моральный ущерб, а добросовестный предприниматель, первоначально легитимно испросивший регистрацию и лишенный исключительных прав отказным решением экспертизы, не может защитить в итоге как свои интересы, так и интересы потребителя. В итоге "жизнь" на рынке "бесхозного" товарного знака бесславно заканчивается, после того как в результате его дискредитации недобросовестными предпринимателями потребитель перестает покупать маркированные им как недоброкачественные, так и доброкачественные товары. Однако здесь нельзя не обратить внимание, что на рынке товаров и услуг необходимо поддерживать "жизнь" также любого зарегистрированного товарного знака, так как он может не только приобретать, но и терять приобретенную различительную способность [3], а также может быть принудительно прекращена регистрация любого товарного знака после его не использования в пределах установленного минимального срока.

Для доказательства приобретения заявленным обозначением достаточной различительной способности экспертиза часто требует от заявителя информацию о длительности использования на практике товарного знака, объемах выпуска товаров, обозначенных заявленным товарным знаком, величине рекламного бюджета и т.п., что в большинстве случаев является коммерческой тайной или конфиденциальной информацией заявителя, на предоставление которой экспертизе он идет крайне неохотно. Безусловно, для достижимости различительной способности заявленного обозначения многое зависит также и от степени его "наработки" в рекламе, существенные средства, на которую рискнет выделить не каждый заявитель, предварительно не зарегистрировав обозначение в качестве товарного знака. В тоже время на практике для заявителей весьма проблемным вопросом является возможность успешного прохождения через экспертизу товарного знака, предварительно не приобретшего благодаря вложенным значительным средствам достаточную различительную способность.

Поэтому целесообразно обратить внимание на достаточно распространенное среди специалистов и заявителей мнение, что уж лучше в спорных ситуациях принять решение об удовлетворении заявленных притязаний, чем недостаточно обоснованно без убедительного для заявителя доказательства принять решение, существенно и реально ограничивающее его практические интересы. Такой "подход мог бы быть назван принципом презумпции правоты заявителя" аналогично тому, как называет подобный подход ряд ведущих патентных специалистов в работе [5]. Это мнение основано также на том, что даже при отсутствии различительной способности используемых товарных знаков только потенциальная возможность наступления каких-то отрицательных последствий, например, для потребителя или заявителя является часто маловероятной, по сравнению с реально наносимым ущербом заявителю отрицательным решением экспертизы. Кроме того при действительно возникшем очень маловероятном столкновении интересов или конфликтной ситуации в отношении отсутствия различительной способности товарного знака, каждая из заинтересованных сторон обладает достаточным арсеналом средств как мирового удовлетворения своих интересов, так и с участием патентного ведомства или наконец судебного решения конфликтной ситуации.